Avocat en droit des marques

Avocat en droit des marques en France : comment bien choisir

Une marque protège un nom, un logo ou un slogan contre les usages qui peuvent prêter à confusion. Encore faut-il qu'elle soit déposée pour les bons produits et services, puis défendue le jour où quelqu'un la copie. C'est là qu'intervient l'avocat spécialisé, et le choix mérite une certaine méthode.

Ce que fait un avocat en droit des marques

Le dépôt auprès de l'INPI peut se faire sans avocat, et un dossier simple reste gérable seul. Le recours à un professionnel devient utile dès que la marque a une vraie valeur commerciale, qu'un concurrent la conteste ou qu'il faut l'étendre à l'étranger.

Son intervention couvre généralement plusieurs terrains :

• la recherche d'antériorités, pour vérifier qu'un signe n'est pas déjà utilisé ou enregistré par un tiers ;
• la rédaction de la liste des produits et services, qui fixe l'étendue réelle de la protection ;
• la surveillance de la marque, pour repérer les dépôts proches faits par d'autres ;
• les oppositions, les demandes de nullité ou de déchéance ;
• le contentieux en contrefaçon, devant le tribunal judiciaire.

Sur ce dernier point, la règle est claire : devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire. Pour une procédure qui peut durer, le choix du professionnel n'est donc pas un détail.

Les critères qui comptent vraiment

Le titre d'avocat ne dit pas tout. Un cabinet généraliste peut déposer une marque sans difficulté, mais une stratégie de marque demande une pratique régulière de la propriété intellectuelle. Quelques points méritent d'être vérifiés avant le premier rendez-vous.

• La part de l'activité consacrée aux marques, aux dessins et modèles et au droit d'auteur.
• Les procédures déjà menées devant l'INPI, l'EUIPO ou l'OMPI, si le projet vise l'Europe ou l'international.
• La capacité à plaider, ou à s'appuyer sur un confrère pour cette partie.
• La connaissance du secteur. Un avocat qui connaît les usages de la mode, de la santé ou du numérique cerne plus vite les risques de confusion.

Les questions à poser au premier rendez-vous

Ce premier échange sert autant à évaluer le cabinet qu'à présenter son projet. Commencez par le conflit d'intérêts : un cabinet qui conseille déjà un concurrent direct peut être obligé de décliner le dossier.

Interrogez ensuite sa méthode. Une recherche d'antériorités est-elle prévue avant le dépôt ? Qui suivra le dossier, et à quel rythme aura-t-on des nouvelles ? Demandez enfin un devis écrit, qui distingue les honoraires de dépôt, les taxes administratives et le coût éventuel d'une opposition ou d'un contentieux.

Préparer son dossier

Quelques éléments accélèrent le premier échange : le signe à protéger (nom, logo, fichier graphique), la liste des produits et services concernés, les marques déjà déposées par l'entreprise ou par des concurrents identifiés, et les pays visés. Si une marque est utilisée sans avoir été déposée, notez depuis quand et où : ces éléments de preuve comptent en cas de litige sur l'antériorité d'usage.

Où trouver un avocat spécialisé

Les cabinets de ce répertoire ne exercent pas tous à Paris. On en trouve à Lyon, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence, Lille, Saint-Étienne ou Nîmes. Pour un dépôt national, la localisation du cabinet pèse moins que son expérience du dossier. Pour une procédure devant une juridiction, vérifiez en revanche qu'il plaide régulièrement devant le tribunal concerné.